一 基本案情

（一）當(dāng)事人和代理人基本情況

上訴人：AY公司

委托代理人：賀文華，廣東金橋百信律師事務(wù)所律師

      陳文婷，廣東金橋百信律師事務(wù)所律師

被上訴人：某某知識(shí)產(chǎn)權(quán)局

（二）案件基本情況

AY公司戰(zhàn)略性決定在資本投資、金融評(píng)估、金融服務(wù)等行業(yè)布局，在第36類相關(guān)服務(wù)上向某某知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)注冊(cè)“AY”商標(biāo)，申請(qǐng)?zhí)枮椤?071××××”，商標(biāo)局認(rèn)為該商標(biāo)與BS公司在類似服務(wù)項(xiàng)已注冊(cè)的第334××××號(hào)“五星AY”商標(biāo)近似，駁回AY公司在資本投資、金融評(píng)估、金融服務(wù)燈服務(wù)項(xiàng)上使用“AY”商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，AY公司向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提起駁回復(fù)審，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)經(jīng)過復(fù)審，作出了申請(qǐng)商標(biāo)在復(fù)審服務(wù)上的注冊(cè)申請(qǐng)予以駁回的決定，AY公司遂向某某知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟，但是某某知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院還是駁回了AY公司的訴訟請(qǐng)求，維持商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的駁回復(fù)審決定，本案進(jìn)入二審程序。

（三）爭議焦點(diǎn)

訴爭商標(biāo)是否違反《商標(biāo)法》第三十條“申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種或者類似商品上已經(jīng)注冊(cè)的或者初步審定的商標(biāo)相同或者近似的，由商標(biāo)局駁回申請(qǐng)，不予公告”的規(guī)定。

二 各方意見

上訴人AY公司認(rèn)為：（一）訴爭商標(biāo)“AY”與第334××××號(hào)引證商標(biāo)“五星AY”不構(gòu)成使用在類似服務(wù)上的近似商標(biāo)。其一，在整體上來看，訴爭商標(biāo)“AY”與引證商標(biāo)“五星AY”，存在明顯區(qū)別；其二，AY公司的第194××××號(hào)“AY及圖”商標(biāo)早已成為馳名商標(biāo)以及第623××××號(hào)“AY”商標(biāo)為某某省著名商標(biāo)，此外，AY公司是國內(nèi)知名企業(yè)，其字號(hào)為“AY”，能夠與上訴人一一對(duì)應(yīng)起來，其區(qū)分商品或服務(wù)來源的功能得以增強(qiáng)，能夠進(jìn)一步與“五星AY”區(qū)別開來，不會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者混淆。

（二）引證商標(biāo)“五星AY”已經(jīng)因三年不使用被商標(biāo)局撤銷，盡管目前處于撤三復(fù)審程序中，但引證商標(biāo)是否合法有效處于效力待定，本案的審理應(yīng)當(dāng)中止。

被上訴人某某知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為：申請(qǐng)商標(biāo)“AY”完整的包含于引證商標(biāo)“五星AY”之中，在漢字構(gòu)成、呼叫上相近，已構(gòu)成近似標(biāo)識(shí)，兩商標(biāo)共同使用在同一種或類似服務(wù)上，易使消費(fèi)者對(duì)服務(wù)來源產(chǎn)生混淆，訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成使用在相同或類似服務(wù)上的近似商標(biāo)，違反了《商標(biāo)法》第三十條的規(guī)定。

三 審理結(jié)果及理由

某某市高級(jí)人民法院判決：一、撤銷某某知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2018）某××行初××××號(hào)行政判決書；二、撤銷原某某工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出的商評(píng)字［2018］第××××號(hào)《關(guān)于第2071××××號(hào)“AY”商標(biāo)駁回復(fù)審決定書》；三、某某知識(shí)產(chǎn)權(quán)局就AY公司針對(duì)第2071××××號(hào)“AY”商標(biāo)提出的駁回復(fù)審申請(qǐng)重新作出決定。

某某市高級(jí)人民法院認(rèn)為：商標(biāo)法第三十條規(guī)定，申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊(cè)的或者初步審定的商標(biāo)相同或者近似的，由商標(biāo)局駁回申請(qǐng)，不予公告?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十八條規(guī)定，人民法院審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件的過程中，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)對(duì)訴爭商標(biāo)予以駁回、不予核準(zhǔn)注冊(cè)或者予以無效宣告的事由不復(fù)存在的，人民法院可以依據(jù)新的事實(shí)撤銷商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)相關(guān)裁決，并判令其根據(jù)變更后的事實(shí)重新作出裁決。本案中，原審法院和商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)認(rèn)定訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成使用在類似服務(wù)上的近似商標(biāo)雖無不當(dāng)。但是，在二審訴訟期間，引證商標(biāo)在全部核定使用服務(wù)上被撤銷注冊(cè)，專用權(quán)終止。該事實(shí)導(dǎo)致訴爭商標(biāo)是否應(yīng)予初步審定的權(quán)利障礙發(fā)生根本性變化，即訴爭商標(biāo)在指定的復(fù)審服務(wù)上的在先權(quán)利障礙已經(jīng)消失。故本院對(duì)被訴決定及原審判決的結(jié)論予以糾正。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)應(yīng)當(dāng)在已經(jīng)發(fā)生變化的事實(shí)基礎(chǔ)上重新作出復(fù)審決定。

四 辦案體會(huì)

訴爭商標(biāo)是否能夠予以核準(zhǔn)，引證商標(biāo)的合法有效狀態(tài)是關(guān)鍵因素，如果引證商標(biāo)最終因三年不使用被撤銷，訴爭商標(biāo)就能夠予以核準(zhǔn)，但是在本案一審程序中，引證商標(biāo)雖然被撤銷，但BS公司提出了復(fù)審，一審法院并沒有因引證商標(biāo)被撤銷而認(rèn)為訴爭商標(biāo)可以核準(zhǔn)注冊(cè)，也沒有因?yàn)橐C商標(biāo)的狀態(tài)處于效力待定而中止本案審理。這與商標(biāo)侵權(quán)訴訟的程序有些不同，在商標(biāo)侵權(quán)訴訟程序中，如果權(quán)利商標(biāo)被撤銷但尚未公告的情況下，法院幾乎作出駁回起訴的裁定。但在商標(biāo)確權(quán)案件中，法院往往注重的是引證商標(biāo)的法律狀態(tài)，如果引證商標(biāo)即使被撤銷，但尚未公告的情況下，法院仍然會(huì)認(rèn)為引證商標(biāo)為有效商標(biāo)，而且不會(huì)因?yàn)橐C商標(biāo)的狀態(tài)處于效力待定而中止案件的審理。這種情況下，作為代理律師，一方面需要在程序上提出中止審理的請(qǐng)求，另一方面，積極與審理法官進(jìn)行溝通，合理表達(dá)訴求，爭取法官的理解，即使在不中止案件的情況下，也要盡可能地在審限范圍內(nèi)等待引證商標(biāo)的被撤銷狀態(tài)的公告再作出判決。